从“黑子的篮球”商标无效案看法院对“商品化权”的态度

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从“黑子的篮球”商标无效案看法院对“商品化权”的态度 审理法院：
北京知识产权法院

案号：
(2015)京知行初字第6058号

裁判日期：
2016.10.26

案由：
行政>行政管理范围>工商行政管理(工商)
行政>行政管理范围>商标行政管理(商标)
行政>行政管理范围>体育行政管理(体育)

作者：
倪挺刚 （大邦律师事务所）

附 判决书：
开平市尚蓝体育用品有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会其他一审行政判决书


【正文】 字体大小  ( 大中小 )

近日，北京知识产权法院微信公众号介绍了该院2015、2016年涉及电影、电视剧、音乐、动画片和游戏相关产业的案件情况，其中，“黑子的篮球”商标无效宣告请求行政纠纷一案引起了笔者的注意。该案的判决结果显示了司法实践中对商品化权益保护的新动向，值得法律从业人员的关注。

【案情简介】

  《黑子的篮球》是日本漫画家藤卷忠俊创作的一部有关篮球的人气漫画作品，2009年第2期开始在集英社的《少年JUMP》杂志连载，后被改编成动画片，于2012年4月7日开始播放。本案的原告开平市尚蓝体育有限公司（以下称“尚蓝公司”）于2012年7月19日向商标局提出注册申请，核定使用商品为第25类（以下称“争议商标”）。除此之外，尚蓝公司还在第18、24、25、35等多个类别的商品、服务上申请注册了几十余件与集英社在先出版的《黑子的篮球》、《灌篮高手》等知名动漫作品具有高度关联性的商标。有鉴于此，集英社对争议商标提起了无效宣告的申请。

商标评审委员会认为，“开平市尚蓝体育公司在本案中并未提交其商标使用证据，亦未对其大量注册商标的意图以及相关商标的设计创作来源作出合理解释说明。开平市尚蓝体育公司上述行为已明显超出正常的生产经营需要，扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。故争议商标的注册已构成2001年《商标法》第四十一条第一款‘其他不正当手段取得注册’所指情形”，故裁定争议商标予以无效宣告。

尚蓝公司不服裁定，向北京市知识产权法院提起行政诉讼。法院在认可了商标评审委员会的裁定理由的基础上进一步指出：“如果允许随意将他人创作的动漫作品名称以及涉及的角色名称等作为商标予以注册，就会滋长借助他人投入、攀附他人优势地位而获利的行为，有违诚实信用原则”。因此，判决驳回尚蓝公司的诉讼请求。

【律师评析】

  一直以来，知名文学艺术作品的作品名称、角色名称等被他人注册成商标的情况大量存在，当文学艺术作品在进行衍生品开发时就会遭遇重大的阻碍。为了消除这种注册行为产生的后果，文学艺术作品的权利人往往会选择请求宣告商标无效的途径。2001年《商标法》第四十一条[ 文本所涉案例的注册行为均发生在2013年《商标法》修改之前，且修改前后的法律在这一问题上，除了条款编号之外并无实质性变化。为了表述方便，本文均采用修改前的2001年《商标法》的条款编号。]规定了注册商标应当被撤销的各种情形，其中，第二款援引了该法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，将“损害在先权利”作为了可以请求宣告商标无效的情形之一。由于拥有文学艺术作品的著作权，所以，“损害在先权利”往往是权利人顺理成章地首先想到的理由。但是，以“损害在先权利”为由请求撤销商标，有以下两个主要障碍：

1.作品或角色名称往往无法成为著作权保护的对象，即无法构成“在先权利”；

2.宣告无效的请求必须在注册商标之日起五年内提出，对注册已经超过五年的商标则无能为力。

对于上述两个问题的理解和把握，本案都具有一定的提示意义。

一、“商品化权”之争

  众所周知，著作权法保护的是独创性表达，而不是思想。本来，文字相对于图片、动画等形式来说，表达和思想的边界就不清晰；更何况，作品名称、角色名称等由于长度过短或缺乏独创性，其本身就很难成为著作权法意义上的文字作品。事实上，商标注册人看重的本来也并不是这个名称有多高的审美价值，而是这个名称背后的作品知名度与美誉度。这种利用作品的知名度和美誉度获取商业利益的权利，就是行业中已经普遍使用的所谓“商品化权”。

  由于“商品化权”并不是法律规定的权利，因此，关于“商品化权”是否能构成《商标法》中规定的“在先权利”的问题上一直存在争议，商标评审委员会和法院对此就一直持相反意见。

  从2011年的“邦德007BOND”案[（2011）高行终字第374号]到2015年“TEAMBEATLES添·甲虫”案[（2015）高行（知）终字第752号]，商标评审委员会均不认同“商品化权”能够作为阻止商标注册的“在先权利”，而驳回了宣告无效的请求。在本案中，商标评审委员会虽然做出了宣告争议商标无效的裁定，但并没有使用损害在先权利为理由，而是针对尚蓝公司大量注册的行为，以“其他不正当手段取得注册”为由裁定无效的。事实上，集英社在申请宣告商标无效时提出了该商标注册行为“损害了其所享有的虚拟角色商品化权“的理由，但商标评审委员会以“‘黑子的篮球’仅为《黒子のバスケ》漫画作品的中文译名，并非该作品中的动漫人物角色名称，亦不能囊括该漫画作品的独创性内容”为由，明确否定了该理由。

  与商标评审委员会的观点相对，法院则一直对“商品化权”采取了开放的态度。“邦德007BOND”案中，法院指出了角色名称应当受保护的几个原因：较高知名度、权利人创造性劳动的结晶、其带来的商业价值和商业机会是权利人投入大量劳动和资本所得；在“TEAMBEATLES添·甲虫”案中，法院明确指出，知名乐队的名称“附随的号召力能够直接吸引潜在的商业消费群体，增加销量，产生更多的商业机会”，这种“潜在的商业机会和商业利益就是该乐队名称的‘商品化权’”，虽因其非法定权利，称为“商品化权益”更为贴切，但仍然应当得到法律的保护。并进一步认为，这种权益来源于长期“创作的智慧投入以及广告宣传等财产投入，理应得到尊重。他人耕种，不得己收。未经权利人允许，擅自将知名乐队名称作为商标使用的行为既损害了权利人的商业机会和商业价值，也违反了诚实信用原则，应当被法律禁止”。本案的审理法院也是沿袭了上述观点，并且将此类商标注册行为定性为“借助他人投入、攀附他人优势地位而获利的行为”，也就是常说的“搭便车”的行为。

  针对这个问题，最高人民法院于2017年1月发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》的司法解释（2017年3月1日起施行，以下称“《规定》”）第二十二条第二款规定：“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。”

  至此，由于司法裁决的终局性，这个问题似乎应该是一锤定音了。但是，由于司法解释和司法实践不能突破现有法律（即2001年《商标法》第三十一条）的规定，因此，还遗留了另一个可能引起争议的问题，即，请求宣告无效的期限。

二、请求宣告无效的时限

  2001年《商标法》第四十一条规定了可以对已注册的商标请求宣告无效的情形，其中，符合第一款规定中的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”情形的，请求宣告无效没有时间限制；而符合第二款规定中的“损害他人现有的在先权利”的情形的，必须在“商标注册之日起五年内”提起宣告无效的请求。

  本案中，法院在确认了商品化权益应当受到保护，攀附知名作品、角色名称的注册商标应当宣告无效后，同时又在判决中明确指出，“特别是当该作品名称及角色名称尚不能构成法定的在先权利时，就不可能存在在先权利人或者利害关系人来阻止这种商标注册行为，这种不正当的行为就不能得到有效制止”。换言之，法院也认为，在现行法律规定之下，损害在先商品化权益的，并不能适用《商标法》第四十一条第二款中援引的“损害在先权利”来宣告无效。

  对此，法院评价道：“将该行为作为以其他方式谋取不正当利益予以规制，填补了对利益关系人的保护空白”。笔者认为，根据判决书的表述，只能理解为法院适用的是《商标法》第四十一条第一款的规定，而根据该款规定宣告无效是没有期限限制的。这虽然对文学艺术作品的权利人来说是利好消息，但是，本案的审理法院为了不与现行法律规定冲突，在确认商品化权益可保护的道路上是不是又走得太远了呢？

  最高人民法院的观点是怎样的呢？上述最高人民法院的《规定》是在本案判决之后发布的，该《规定》第二十二条第二款虽然明确了，商品化权益确实成立且构成在先权益的，法院应当支持，但并没有写明应当根据《商标法》的哪一条款来支持。但是，考虑到该条第一款规定：“当事人主张诉争商标损害角色形象著作权的，人民法院按照本规定第十九条进行审查”（该《规定》第十九条规定的即是损害在先著作权的情形），从文义解释的角度，作为同一条文的前后两款，笔者认为，应该理解成也同样依据《规定》第十九条审查，判断是否予以支持。

  综上，我们可以看到，在商标注册领域，法院系统在确认商品化权益可保护性的问题上可谓用心良苦。虽有现行法律规定的限制，但最终在司法实践的层面将在先商品化权益的保护，通过准用“在先权利”保护的条款确定了下来。换言之，知名文学艺术作品的权利人，可以通过在先商品化权益来保护作品名称、角色名称不被他人注册成商标。但是，对已经注册的商标，只有5年的时限可以提起宣告无效的请求，如果躺在权利上无所作为超过5年，就只能眼睁睁地看着巨大商业利益的流失了。